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美国商标注册及避坑指南

作者:拓荒者知识产权   发布时间:2024-08-07 00:00:00



申请类型和申请条件▼  

Prerequisites

美国商标注册的具体规定由美国专利商标局(USPTO)管理和执行,注册的主体可以是任何在美国境内或境外的个人、企业、组织或其他法人实体。


中国企业/个人常注册商标类型

商品商标:用于区分商品来源的标志,可以是文字、标志、图案、颜色组合、声音等。

服务商标:用于区分服务来源的标志,与商标相同,但适用于服务。

另有集体标志和证明标识两种商标类型。


美国商标注册基于以下几种前提条件或者基础

1、基于在美国商业中的实际使用

对于商品商标而言,商标可以使用于商品上、商品容器上或出现在关于商品的展示上,该商品必须在商业中实际销售或流通。对于服务商标而言,服务商标必须通过商业销售或广告而实际使用或得到展示。

使用证据:申请人需要提供商标实际使用的证据,包括但不限于商品照片、包装照片、广告材料、销售收据等。

2、基于在美国商业中的意向使用

指申请人虽然尚未在商业中实际使用商标,但有真实的意图在不久的将来使用该商标。申请人必须有在商业中使用商标的真实意图,并在申请中声明这一意图。

后续使用证据:在商标获得初步批准后,申请人在收到Notice of Allowance之日起六个月内提交商标实际使用的声明和相应官费;如果申请人在此阶段仍未在商业中实际使用该商标,须提交延期使用声明(每六个月到期前,可申请六个月的延期,但自美国专利商标局发出接受通知之日起三十六个月内,仍未提交实际使用的声明,该商标将最终不被授予注册)和相应官费。

3、基于在先(6个月)注册的优先权申请

在本国申请之日起6个月内,可以基于该优先权向美国递交商标注册申请,本国的申请日(优先权日)作为美国申请日。但以此基础申请美国商标获得注册的前提是本国商标要获得注册,如果本国商标最终在本国没有被获得注册,则在美国的申请也随之撤销。

备注:如果本国无法获得注册,但该商标已经在美国使用了,也可以将申请基础更改为意向使用,通过提交在美国的使用证据获得授权;无需提交使用证据。

4、通过马德里协议指定美国商标注册

即先向国内商标局提交国际商标注册,第2步世界知识产权组织进行形式审查,第3步指定成员国进行实质审查。

通过马德里体系指定美国商标的有效期为10年,与直接在美国申请的商标有效期一致。商标持有人需要在第5年至第6年之间提交使用声明,并在每10年的续展时再次提交使用声明以保持在美国的有效性。


流程费用和注意事项  ▼  

Precautions

美国商标注册的流程

检索现有商标:在提交申请前,进行商标搜索,确认没有相同或近似的商标已被注册或正在申请。

提交申请并支付官费:通过USPTO的电子商标申请系统(TEAS)提交商标申请,提供申请人信息、商标样本、使用商品或服务的类别等;同时在申请时支付每个小类的费用。

审查过程:USPTO的商标审查员将对申请进行审查,确认商标是否符合注册要求,包括形式审查和实质审查。审查员可能会发出审查意见通知书,要求申请人做出解释或修改。

公告与异议:通过审查后,商标将被公告在《官方商标公告》上,公告期为30天,期间任何第三方可以提出异议。

注册证书:如果没有异议或异议不成立,商标将正式注册,USPTO将颁发注册证书。

维护与续展:注册后5-6年内,需提交使用证明以维持商标有效;每10年需进行一次续展,以保持商标注册状态。

监控和保护:商标注册后,企业需监控市场,防止侵权行为。如发现侵权,可通过警告信、协商或诉讼等手段保护商标权。

美国商标注册的费用构成

申请商标注册时服务费(含已使用商标提交使用证据服务费)+申请官费+意向使用商标6个月内提交使用证据服务费和官费+答复审查意见(如有)+异议答复(如有)+提交第5-6年的使用声明服务费和官费+续展费用等。

美国商标注册中特别注意

基于使用:提供使用证据  

获得美国商标的注册是基于实际使用,除以国内优先权注册为基础,都需要在适当时机提供使用证据。商品类商标的使用证据必须提供商标在商品上或者在商品包装上使用的照片。由于美国对使用证据的审查日益严格,虽然规定提供一个类别至少提供一项商品/服务的使用证据,但审查员可能会对一个类别的多项商品/服务提出“提交使用证据或补充相关使用证明信息”的要求,所以如果客户还有该类别中所选项目的其它商品/服务的使用证据,需尽量提供以降低后期审查意见的风险。

必须委托:美国注册商标律师

根据美国法律,2019年8月3日起,美国境外企业或个人必须委托一位美国的注册商标律师作为代理人进行商标申请和后续沟通。该规定的主要目的是确保境外申请人了解并遵守所有相关的美国商标注册法律要求,包括美国专利商标局规则和关于商业中实际使用的要求。即使是美国境内的申请人,委托专业律师也有助于提高申请的成功率和商标保护的有效性。


非正常商标申请事件  ▼  

Abnormal Events


近年来美国专利商标局制裁非正常商标申请事件

1、2021年12月,美国专利商标局在USPTO官网正式发布了对深圳Huanyee公司实施了包括非法代理、不当输入他人签名、提供虚假地址、共享申请账户等多项触犯USPTO底线的行为,导致其代理的15807件美国商标全部被作废,以及永久禁止深圳Huanyee公司、YushaZhang及公司的员工代表他人向USPTO提交申请,该命令即刻生效。


2、2022年6月,Yanhua Chen 和 Huang Yuchen 违反美国专利商标局商标案件实务规则和有关在美国专利商标局代表他人的规则,非法代理、代签申请(不当输入他人签名),即在申请商标时没有美国许可律师的代理,在律师不知情或未经同意的情况下使用多名律师的姓名和律师信息等。并在提交给USPTO的商标文件中提供虚假、虚构和/或欺诈信息。USPTO做出了包括永久永久禁止代表自己或者他人提交商标相关文件、否决或不予考虑被告提交的所有商标相关文件等相应制裁。


3、2023年2月,代理了36000+美标申请的律师Jonathan G Morton (乔纳森·格兰特·莫顿),曾连续第二年被美国专利商标局评为最高代表,也被USPTO要求停职两年,皆因该律师违反了美国专利商标局的六项职业行为规则:

(1)接受了大量客户,因此他无法投入足够的时间来审查他们的商标申请,并且没有适当的系统来检查利益冲突(37 CFR § 11.101);

(2)未能为客户事务投入足够的时间,未能充分审查商标申请,包括未能正确审查使用样本以确认商标在商业中的实际使用(37 CFR § 11.103);

(3)允许非执业者代表客户准备商标文件并向美国专利商标局提交商标文件,而无需在提交前适当审查此类文件(37 CFR § 11.503);

(4)在文件签署并提交给 USPTO(37 CFR § 11.505)之前,没有充分审查他的非执业助理所从事的法律工作;

(5)签署声明,证明客户的商标在商业中使用(或样本显示在商业中使用),但并不总是进行合理的调查以检查是否准确(37 CFR § 11.804(c));和

(6)从事“其他行为”,对在商标事务中的代理资格产生不利影响(37 CFR § 11.804(i))。


4、2023年11月,USTPO再次发布了“Supplemental Show Cause Order”(补充举证令),延续去年的调查,USTPO搜集了更多的证据,本次涉及超过53205件商标。证据表明,涉案代理机构故意违反USPTO规则,非法代理(未经授权在USPTO从事广泛的未经授权的法律实践),并通过在商标提交中提供虚假或虚构信息进一步违反USPTO规则和USPTO.gov使用条款,提交文件包含致命缺陷,如不当输入他人的签名,在商标提交中提供虚假或虚构的信息等。该代理公司将面临严厉的制裁,包括驳回或不考虑涉案代理机构提交的所有商标相关文件等。



避坑指南

美国商标注册

也有过询价经验,因为更了解各个国家和地区的知识产权政策、法规和流程,我们更惊讶于同行在服务和报价中的“胡作非为”,和对知识产权权利人实际需求、切身利益以及长远发展的置之不理。希望你也可以了解和辨识。

1、谨防低价注册陷阱:委托正规代理机构和美国执业律师

切勿贪图便宜而选择低价注册服务,这些服务不仅可能导致不合规而面临商标被撤销的风险和报价“陷阱”或赤裸裸的欺骗,服务质量也难以保障。尤其在费用构成、执业律师情况、时间流程、前期商标查询等方面了解清楚。

查询美国律师资质:American Bar Association全美律师协会官网https://www.americanbar.org/groups/legal_services/flh-home/flh-bar-directories-and-lawyer-finders/查询前需先向代理机构了解代理律师姓名和所在地区等信息

查询行政制裁命令:TM Decisions - Administrative (uspto.gov),可看到制裁原文和受制裁的机构;Decisions of the Office of Enrollment and Discipline -- FOIA Documents (uspto.gov),可看到受执业驱逐令的律师和驱逐时间等。

2、基于实际使用:按需注册美国商标

美国商标以实际使用为基础,应根据实际需求注册商标类别-项目。需要用在哪些商品或服务上,就注册相应的项目。在提供使用证据时,往往一个类别要求提供一件使用证据,且遵循一个类别下所选项目尽可能多的提供使用证据。

商品类商标使用证据的形式和要求:必须提供商标在商品上或者在商品包装上使用的照片。可以提供商品的标签、包装、带有商标的产品照片、产品的陈列(产品目录);发票、提单、订货单、宣传册、名片、公开出版物、传单等不能作为商品类商标的使用证据。

服务类商标的使用证据:服务商标的使用证据类型多样,只要证据能显示商标并且涉及所提供的服务,就可以作为使用证据。可以提交有提供服务的网站的截图、手册、广告宣传或名片以及上述证据形式的图片或扫描复印件等。

3、诚实申报:及时提交使用证据

实际使用商标在新申请时同步递交使用证据,意向使用商标6个月内提交使用证据。

同时遵循美国商标法要求:美国商标注册后,第5-6年和第9-10年主动向USPTO提交商标使用证据和声明。

4、警惕虚假注册商标:谨慎购买美国商标

目前市场上出售的绝大部分美国商标多为国内囤标申请人囤积牟利,这些商标大多数是通过虚假的使用时间和使用证据注册的。此类虚假注册商标权利基础极不稳定,随时可能被撤销。


查询美国商标信息和状态官网:Trademark Search (uspto.gov)

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